韓国代理店と商標権の取得

当社は、直接韓国で事業は行わずに当社と契約した韓国の企業が当社の商品を韓国で独占的に扱っています。
このような場合、当社が当社商標を韓国に出願して登録を受けなければならないのか、または、当社と取引関係にある韓国の企業が商標を出願して登録を受けるべきであるのかを教えて下さい。

商標の実際の使用者が誰であるかは別として、御社の商標については、御社の名義で商標を登録すること、
つまり御社が権利を保有することが、一般的には望ましいと思われます。
   

解説:
<御社が権利を保有する場合>
御社が権利を保有した場合には、相手先韓国企業に「使用権」を設定して商標を使用させ、相手先韓国企業を御社のライセンス管理下におきます。

  使用権とは、登録商標を指定商品に予め定めた範囲内で使用できる権利であり、この場合、御社(商標権者)が契約によって使用権の設定行為を行うことで、相手方韓国企業に使用権が発生します(使用権者)。
 1社(使用権者)だけが独占排他的に使用できる「専用使用権」のほかに、複数の使用権者が設定でき、各使用権者および商標権者のいずれもが登録商標を使用することができる「通常使用権」があります。
専用使用権は、専用使用権の設定契約を行い、特許庁の登録原簿に専用使用権を設定登録することによって効力が発生します。一方、通常使用権は、通常使用権を設定する契約を行うだけで効力が発生します。

さて、御社が商標権者として商標を登録した場合、御社自身は韓国で事業を行わないとのことですので、商標権者自身が商標を使用しないという状況になります。ここで、韓国商標法は、登録した商標を正当に使用する義務を付与しており、一定期間の間、正当な理由なく指定商品に対して使用されなかった登録商標は、商標登録取消審判によって登録が取り消される可能性があります。
しかし、この法律上の正当な使用義務は、商標権者または専用使用権者、通常使用権者に対して課せられた義務であるので、御社が韓国で登録商標を直接使用していなくとも、御社と取引関係にある韓国の企業が登録商標を使用しているのであれば、その韓国企業に使用権を設定しておけば、登録商標を正当に使用したものとされます。このような場合、通常使用権を登録原簿に設定登録しておいた通常使用権者だけではなく、通常使用権の設定登録がなされていなくとも使用権の設定行為の存在を立証することができるのであれば、原則的にここで言う使用権者の使用と認められます。

さらに、将来の事業展開など戦略を考えれば、先方の韓国企業が商標権を保有するのではなく、御社が権利を保有しておけば、韓国の他の企業との間でも事業を進めたり、あるいは、他の商品でも同一・類似の商標を確保してブランドを核にした多彩な商品展開を図ったりすることができ、事業戦略の面でも権利を保有しておくことは重要と言えます。

<取引先の韓国企業が権利取得する場合>

一方、御社の商標について、相手方の韓国企業を利用して韓国での出願を行い、その韓国企業の名義で商標登録を受けることは、御社としては出願や登録の手続きや管理を直接する必要がなくなり便利な方法であるようにも思われます。
しかし、御社が権利を保有していないため、最悪の場合には、その韓国企業が商標権を勝手に処分する事態や、御社との事業関係を破棄して模倣品を勝手に製造する事態も想定できます。また、将来、御社が韓国で直接事業を行う必要が発生するなどの様々な理由により、先方の韓国企業と商標権および営業関係を整理しようとする際に、不測の事態が発生するおそれもあります。

また、模倣品が韓国で出回る事態となった場合に、行政に救済を求めたり、差止めなど司法手段に訴えたりすることができるのは権利者又は専用使用権者ですので、相手方の韓国企業が権利を保有したまま模倣品に積極的に対応しなければ、韓国市場で御社の事業を失うことにもなりかねません。

出願や登録の手続きや管理の面では、日本から韓国の商標登録や管理を行うことも難しくありませんので、御社が直接、権利取得することをお勧めします。

  2010.04.01 掲載
解説者:
特許法人ムハン
代表弁理士 丁泰栄 (ジョン・テヨン) 氏


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